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馳名商標按需認定原則適用的新動態——“PHOENIXCONTACT”商標無效宣告案

日期:2019-07-10 來源:中國知識產權雜志 作者:張晏 瀏覽量:
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今年世界知識產權日前夕,第十三屆全國人大常委會第十次會議通過了對《商標法》作出修改的決定。本次修改出現了諸多亮點,也引起了相關從業者的關注和討論,但最突出的修改無疑是對惡意注冊打擊力度的進一步加大,正所謂“欺詐毀滅一切”。比如在第四條增加了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請,應當予以駁回”,從而可以更直接的規制惡意申請、囤積注冊等行為。


對于惡意注冊的打擊,不僅從立法上有了更多的保障,在商標審查執法中也有了新變化。商標法第十三條第三款對于馳名商標的跨類保護,通常與第三十條商標近似商品類似“突破分類表審查”存在很大程度上的交叉。在此之前,商評委通常的做法是,可以適用三十條時優先適用三十條,訴爭商標注冊滿五年無法適用三十條時,或者商品或服務關聯程度較低時,才會適用十三條。究其原因,主要有兩個:


1、馳名商標往往被企業作為宣傳利器,盡管這是商標法所禁止的,但有些企業仍然為了認定馳名商標而“制造案由”;


2、如果認定馳名商標,商評委內部需要報委務會討論通過,審查員需要撰寫較為復雜的申請材料。


商評委近期做出的《關于第12497580號“PHOENIXCONTACT”商標無效宣告請求裁定書》中,即反應了商評委對于馳名商標按需認定原則適用的這一新變化。該案系爭商標不僅注冊未滿五年,且指定商品存在較大關聯程度,而商評委并沒有援引第三十條進行突破分類表審查從而認定商標近似商品類似,而是直接適用了第十三條第三款認定了馳名商標并予以跨類保護。


菲尼克斯亞太電氣(南京)有限公司,于2017年8月4日對第12497580號“QQ截圖20190710094809.png”(下稱爭議商標)提出無效宣告申請,該商標由常州索默自控設備有限公司(下稱“索默公司”)于2013年4月26日提出注冊申請,2016年9月14日經異議程序決定被準予注冊,核定使用在第7類“氣體分離設備,馬達和引擎啟動器,機器汽缸,聯軸器(機器),馬達和引擎用汽缸,液壓引擎和馬達,閥(機器零件),液壓元件(不包括車輛液壓系統),氣動傳送裝置”等商品上。


在無效宣告程序中,菲尼克斯公司同時主張了《商標法》第四條、第七條、第三十條、第十三條第三款、第三十二條和第四十四、四十五條,援引了六個在先商標作為引證商標(主要包括第7類“菲尼克斯”和第9類“PHOENIX CONTACT”商標),分別闡述了對應的事實和理由,并提交了大量的實際使用證據予以支撐。


商評委最終直接援引了第十三條第三款,裁定系爭商標予以無效宣告。商評委經審理認為,申請人的國際注冊第866789號“PHOENIX CONTACT及圖”(下稱“引證商標”)已在第9類“用于工業電氣的由金屬和/或塑料制成的設備連接技術元件以及工業連接技術元件”上進行了較大規模的宣傳和使用,取得較高的知名度,達到了公眾所熟知的程度;而爭議商標和引證商標文字構成相同,已構成對引證商標的復制和摹仿,且索默公司和菲尼克斯公司均處于江蘇地區,其申請注冊爭議商標的行為難言善意;同時爭議商標和引證商標指定商品具有一定的關聯性,爭議商標的注冊和使用極易使相關公眾混淆誤認,從而致使菲尼克斯公司的利益受到損害,因此爭議商標的注冊已經構成了《商標法》第十三條第三款規定的情形,依法予以宣告無效。


本案申請人菲尼克斯公司曾在系爭商標公告期間對其提出了異議,但并未獲得商標局的支持。在該商標獲準注冊后,即提出了無效宣告申請。由于本案注冊未滿五年,且商品存在較大關聯,申請人甚至援引了 “菲尼克斯”商標第7類其他商品上的在先商標。申請人的預期是,商評委很可能援引第三十條,通過突破分類表審查,最終認定系爭商標與引證商標構成類似。無論是第三十條突破分類表審查,還是第十三條馳名商標跨類保護,他們的判斷要件高度近似,主要包括引證商標知名度和顯著性、系爭商標申請人的主觀惡意、商標近似程度商品類似或關聯程度等。


首先,對于引證商標是否達到馳名的程度,菲尼克斯公司提交了在爭議商標申請日之前的大量使用證據,包括其母公司的相關介紹、榮譽和行業排名證據等,這對于本案最終認定引證商標達到馳名程度起到了很重要的作用,也是能夠宣告爭議商標無效的重要一環。


其次,申請人也從多方面證明了索默公司申請系爭商標的惡意。對于如何認定商標是否違反第十三條第三款規定,《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定(2017)》第十三條指出:“當事人依據商標法第十三條第三款主張訴爭商標構成對其已注冊的馳名商標的復制、摹仿或者翻譯而不應予以注冊或者應予無效的,人民法院應當綜合考慮如下因素,以認定訴爭商標的使用是否足以使相關公眾認為其與馳名商標具有相當程度的聯系,從而誤導公眾,致使馳名商標注冊人的利益可能受到損害:


(一)引證商標的顯著性和知名程度;


(二)商標標志是否足夠近似;


(三)指定使用的商品情況;


(四)相關公眾的重合程度及注意程度;


(五)與引證商標近似的標志被其他市場主體合法使用的情況或者其他相關因素?!?/p>


從這一規定中看出,爭議商標的申請是否存在惡意并非適用本款的必要條件,但從立法目的來看,采取“復制、摹仿或者翻譯”的方式來申請注冊商標本身已難言善意,因此證明爭議商標申請人的惡意也是尤為重要的。


而如何認定爭議商標申請人的惡意,2019年4月發布的《商標授權確權案件審理指南》關于如何認定商標法第四十五條第一款規定的“惡意注冊”,第18.4條指出“認定商標法第四十五條第一款規定的‘惡意注冊’,可以綜合下列因素:


(1)訴爭商標與在先馳名商標近似程度較高;


(2)在先馳名商標具有較強顯著性和知名度;


(3)訴爭商標指定使用商品與在先馳名商標的商品關聯程度較高;


(4)訴爭商標申請人與在先馳名商標所有人曾有貿易往來或者合作關系;


(5)訴爭商標申請人與在先馳名商標所有人營業地址臨近;


(6)訴爭商標申請人與在先馳名商標所有人曾發生其他糾紛,足以知曉該馳名商標;


(7)訴爭商標申請人與在先馳名商標所有人曾有內部人員往來關系;


(8)訴爭商標申請人申請注冊該商標后,具有攀附在先馳名商標商譽的行為;


(9)訴爭商標申請人大量注冊他人具有較強顯著性和知名度的商標?!?/p>


可見,無論考慮哪些因素,目的都是證明在后申請人在注冊時“明知或應知”在先商標的存在。同時,我們指出索默公司和菲尼克斯同處于蘇州市,二者營業地址臨近,且經過多方搜集,發現索默公司申請注冊了大量與其他知名商標近似的商標,其惡意已十分明顯,也影響了商評委對于爭議商標是否維持注冊的判斷以及最終案件的結果。


第三,爭議商標和引證商標指定商品之間的關聯性也是重要因素。馳名商標認定中對于商品的要求是“不相同或不相類似”,但需要具有一定的關聯,而這種關聯程度的高低要求與引證商標的馳名程度成反比,即馳名度越高,商品關聯度的要求就越低,反之亦然。本案中,引證商標的馳名程度并不像我們耳熟能詳的“麥當勞”、“寶馬”這么高,因此,對商品的關聯程度的要求就會高一些。爭議商標指定類別為第7類,而引證商標分別為“菲尼克斯”第7類非分類表中類似的商品和“PHOENIX CONTACT”商標第9類上的商品。申請人從商品的功能用途、生產部門、銷售渠道和消費群體等各方面進行了闡述,最終說服商評委認定了二者之間的關聯性,從而將爭議商標予以無效。


綜上所述,從本案的無效宣告裁定可以看出,在系爭商標注冊未滿五年,商品之間的關聯度也較高的情況下,商評委仍然選擇適用了第十三條而并非三十條,體現了商評委回歸了第十三條對馳名商標擴大保護的本意,真真切切的貫徹了“按需認定”原則,對今后的類似案件具有一定的指導意義。


附:

QQ截圖20190710094902.png

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