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比例原則在“老字號”同源使用者權利沖突中的適用及展開

?——析“吳良材”侵害商標權及不正當競爭糾紛案

日期:2019-10-24 來源:中國知識產權雜志總第152期 作者:金民珍 瀏覽量:
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裁判要旨


本案發端于“吳良材”字號的同源使用者在經營過程中發生混淆狀況,法院在為相沖突的法益(原告商標權、被告企業名稱權)制定邊界的過程中,引入比例原則指引裁量過程,從而創新性地運用區域限制手段為同源使用者共存劃定了合理而清晰的界限,實現了多方(包括雙方當事人之間、雙方當事人與消費者等公眾之間)利益的動態均衡。


本案系深入貫徹知產司法保護政策的有益嘗試,進而從方法論意義上拓展豐富了“比例協調”政策內涵,具象化了比例原則在知產審判領域的適用,還可為該領域其他權利沖突的司法裁量過程所借鑒。本案亦有助于加深對《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》第四條的理解。

 

案情[1]


原告:上海三聯(集團)有限公司(以下簡稱三聯集團)


原告:上海三聯(集團)有限公司吳良材眼鏡公司(以下簡稱上海吳良材)


被告:南京吳良材眼鏡有限公司(以下簡稱南京吳良材)


被告:無錫清清視界眼鏡有限公司(以下簡稱清清視界)


被告:上海漢濤信息咨詢有限公司(以下簡稱漢濤公司)


原告上海吳良材的前身系1719年在上海創建、附帶經營眼鏡業務的“澄明齋珠寶玉器鋪”,1807年由吳良材改為專營眼鏡業務的“吳良材眼鏡店”,1926年由吳良材的第五代后人吳國誠更名為“吳良材眼鏡公司”,1956年更名為“公私合營吳良材眼鏡公司”,1979年2月由“東海眼鏡商店”更名為“吳良材眼鏡店”,后以“吳良材”為字號又數次更名,至1998年10月定格為現用名。


被告南京吳良材的前身系吳國誠于1947年在南京開設的“吳良材眼鏡公司南京分公司”,1952年、1964年先后更名為“吳良材眼鏡公司”“吳良材眼鏡商店”,至1979年10月由“南京金陵眼鏡店”更名為“吳良材眼鏡店”,后亦以“吳良材”為字號數次更名,至2014年12月定格為現用名。1979年,南京吳良材將“吳良材”文字注冊為其企業名稱。


歷經公私合營、文革等特殊歷史時期,“上海吳良材”與“南京吳良材”之間不再具有關聯關系,但主要經營業務類似,均含有驗光配鏡、眼鏡及配件、眼鏡設備銷售等。自1989年始,上海吳良材陸續注冊多個“吳良材”文字商標,且經過長期使用已具有很高的市場知名度,2004年被認定為馳名商標、2006年被認定為“中華老字號”等(其公司于1993年獲評“中華老字號”)。南京吳良材也獲得了南京名牌產品、南京服務業名牌等榮譽,并于2011年被認定為“中華老字號”。


南京吳良材于上世紀90年代后在南京市以外地區設立數十家冠名“吳良材”的分支機構,又于2004年至2015年在全國范圍內大量發展特許加盟,并授權被特許人在經營中突出使用“吳良材”文字標識,南京吳良材及其分公司、加盟商還在其實體店、網站宣稱其是“百年老店,始于1719年”,并在大眾點評網開展團購活動。故兩原告起訴認為,作為同業競爭者,南京吳良材的行為構成商標侵權及擅自使用他人企業名稱、虛假宣傳等不正當競爭,請求判令其停止侵權并賠償損失及合理費用300萬元,被告清清視界、漢濤公司亦承擔相應責任。


被告南京吳良材辯稱:1、其系在先合法使用。其基于歷史原因將“吳良材”文字登記為企業字號,“文革”后恢復使用該字號的時間早于原告取得注冊商標的時間。2、其系正當使用。其從未在經營中突出使用“吳良材”三字,店招及裝修均采用與原告白底紅字相區分的藍底白字,字體也不相同。3、其從未允許漢濤公司或加盟商在網上使用“南京吳良材眼鏡”字號,即便使用也未造成用戶混淆。4、其依工商登記使用“吳良材”為企業名稱且早于原告,并非擅自使用;涉吳良材歷史宣傳的內容源自檔案資料,并非虛假宣傳。其與原告都是“吳良材眼鏡”嫡系,應公平競爭、共同發展。南京吳良材請求駁回原告的全部訴請。

 

法院審理


上海市黃浦區人民法院經審理后認為:兩原告系涉案第501569號、第1284981號、第3440248號“吳良材”文字商標(均在有效期內)的共同權利人,其注冊商標專用權依法受法律保護。被告南京吳良材及其分支機構、加盟商的經營范圍與原告商標的核定使用范圍均包括眼鏡服務項目和相關商品,原、被告之間存在市場競爭關系。


在案證據顯示,被告南京吳良材與設立于1947年的吳良材眼鏡公司南京分公司具有歷史淵源,且其企業名稱的注冊時間早于原告上海吳良材注冊商標的取得和馳名商標的認定,客觀上不存在攀附原告商譽的可能性,故被告南京吳良材的企業名稱不構成對原告的不正當競爭,可以與原告上海吳良材的企業名稱共存。


但是,被告南京吳良材在無證據證明其企業名稱的知名度和影響力已超出其工商登記機關轄區(南京市)范圍的情況下,于上世紀90年代后在南京市以外地區設立數十家冠名“吳良材”的分支機構,又于2004年至2015年在全國范圍內大量發展特許加盟,并授權被特許人在經營中突出使用“吳良材”文字標識,還與其分公司、加盟商在其實體店、網站宣稱其為“百年老店,始于1719年”等行為,構成對兩原告的商標侵權和不正當競爭。


法院為了給相沖突的原告商標權與被告企業名稱權之間合理劃定各自權利行使的邊界,在綜合考慮原、被告的歷史沿革、注冊商標、企業名稱的知名度和影響力、企業的發展需求以及相關利益平衡等因素后,限定被告南京吳良材分支機構的企業名稱在注冊使用含有“吳良材”文字時的地域范圍僅為南京市地區。故判決如下:


一、被告南京吳良材眼鏡有限公司應于本判決生效之日起立即停止對原告上海三聯(集團)有限公司、上海三聯(集團)有限公司吳良材眼鏡公司享有的第501569號、第1284981號、第3440248號注冊商標專用權的侵害行為及不正當競爭行為,包括立即停止在特許經營中授權許可被特許經營人使用含“吳良材”文字標識的行為;


二、被告南京吳良材眼鏡有限公司應于本判決生效之日起立即停止其分支機構在江蘇省南京市以外地區注冊、使用含“吳良材”文字的企業名稱;


三、被告南京吳良材眼鏡有限公司應于本判決生效之日起在其官方網站(www.njwlc.com)上連續發表聲明30天,消除因其侵權行為對原告上海三聯(集團)有限公司、上海三聯(集團)有限公司吳良材眼鏡公司造成的不良影響(內容須經本院審核);


四、被告南京吳良材眼鏡有限公司應于本判決生效之日起賠償原告上海三聯(集團)有限公司、上海三聯(集團)有限公司吳良材眼鏡公司包括合理調查費用在內的經濟損失人民幣260萬元;


……


八、對原告上海三聯(集團)有限公司、上海三聯(集團)有限公司吳良材眼鏡公司的其他訴訟請求不予支持。


被告南京吳良材、漢濤公司不服一審判決,提起上訴。上海知識產權法院于2017年12月15日判決駁回上訴,維持原判。


評   析


本案最大的亮點在于,通過區域限制等方式避免了老字號同源使用者之間的使用混淆,實現了雙方當事人之間、雙方當事人與公眾之間利益的動態均衡。而這種區域限制的裁判方式在國內尚未查找到同類判例,此種“創新”系法院以比例原則為思維路徑,對“比例協調”這一知識產權司法保護政策的貫徹和拓展,判決中雖未言明適用比例原則,但其說理的字里行間卻著實滲透著比例原則的智慧,從而在方法論意義上為同源使用者共存劃定了合理而清晰的界限。


(一)比例原則的探源和引入


所謂比例原則,原是憲法、行政法領域的基本原則,它由邏輯上層層遞進的適當性、必要性以及均衡性三個子原則構成:適當性原則要求國家權力在選擇限制基本權利的手段時,須確認該手段有助于實現其所追求之目的; 必要性原則要求在兩個以上可以實現相同目的的手段中,須選擇最輕的干預手段; 均衡性原則要求該最輕干預手段與其所追求的目的之間在效果上須均衡、成比例。[2]在比較法上,域外早有將該原則引入民事領域的理論和實踐。近年來,我國民法領域[3]也對從本體論和方法論路徑上引入該原則作了卓有成效的研究。通過對有限素材的分析比較,我們認為,方法論意義[4]上的比例原則對民事審判司法實踐的指導更具有普適性價值,因為其在為相沖突的法益制定邊界過程中,為判斷者提供了一種具有可操作性的思考框架和判斷理由,可以指引其作出具有可預測性和較強說服力的判斷結論,以謀求取得實質正義之結果。


(二)比例原則在知識產權審判領域的適用能度


基于比例原則對于民事糾紛的處理具有禁過度、緩沖突、促和諧的功能,我們認為,知識產權審判實踐領域是引入該原則的最佳場地,理由如下:


首先,知識產權既是對世權,又屬于復合權利體系,以商業標識類知識產權為例,商標、商號(企業名稱)、地理標記、網絡域名、包裝裝潢對應不同權利客體卻都具有商業標識作用,都屬于法律保護的利益,但又無明顯的權利優先順序和沖突規則,易生沖突(如本案)。同時,不同主體對同一客體也可能擁有不同法益,如對同一幅畫可以分別擁有著作權、商標權乃至外觀設計專利權,權利的無形性和客體的有形性也會導致權利沖突頻發。由于知識產權各法益之間的界限感不及一般民事權利(如物權)清晰[5],故司法裁判的彈力性、主觀性更加難以避免。而比例原則正是從方法論角度調控不同法益和諧均衡共存的工具,可以有效抑制漫無邊際的自由裁量,提高裁判的科學性。


其次,2015年,時任最高人民法院知識產權審判庭庭長宋曉明曾在《當前我國知識產權司法保護的政策導向與著力點》一文中,大篇幅論述了如何針對不同糾紛類型貫徹知識產權保護的比例原則。[6]2016年7月,最高人民法院陶凱元副院長在全國法院知識產權審判工作座談會暨“三合一”審判推進會上,提出“司法主導、嚴格保護、分類施策、比例協調”四項知識產權司法保護政策,其中“比例協調”是指,合理確定不同領域知識產權的保護范圍和保護強度,要區分不同情況,根據侵權行為的性質、作用和侵權人主觀惡性程度,恰如其分地給予保護和確定賠償。要注意實現知識產權保護符合發展規律、國情實際和發展需要,依法合理平衡知識產權人權益、其他權利人合法權益及社會公共利益、國家利益。以上闡述與比例原則的禁止過度、平衡法益的內涵和價值取向一致,乃最高審判機關在頂層設計中對比例原則對于知識產權審判實踐之指導意義的認可。


最后,知識產權是企業乃至國家提高核心競爭力的戰略資源,因此知識產權司法裁判所承載的功能不僅僅是依法保護相關個體的產權權益,更是關乎著全面有效的規范競爭秩序、引導行業健康發展和保護創新、激發活力等社會、國家的重大利益,而比例原則作為方法論,不局限于案件當事人雙方的利益衡量,還考量到了消費者福祉、市場競爭秩序、社會創新氛圍等公共利益,契合了時代發展的需求。


(三)比例原則在“老字號”同源使用者權利沖突中的適用及展開


所謂老字號同源使用者權利沖突,是指在老字號的歷史變遷過程中,與老字號有一定淵源、對其有一定貢獻的使用相同字號或商標的企業之間,就老字號的權利權屬產生的糾紛。通常情況下,各同源使用者在有合法來源的基礎上可以共存,但若出現市場混淆而引發沖突,則會發生類似本案的糾紛。


本案的權利沖突發生在企業名稱權和商標權之間,而非兩個企業名稱權之間。上海吳良材源于1719年“澄明齋珠寶玉器鋪”、1807年的“吳良材眼鏡店”,南京吳良材源于1947年的“吳良材南京分公司”,可以說雙方本是同根生,各自的企業字號可以并存,不存在必須解決的沖突。但隨著時代發展,繼原、被告之間的淵源關系不復存在后,使用“吳良材”的權利基礎也有了變化:南京吳良材的權利基礎停留在企業名稱權,而上海吳良材除企業字號外,自1989年始享有“吳良材”注冊商標專用權,經年使用后市場知名度很高。隨著被告南京吳良材的經營擴張,二者在幾乎全國范圍內的同業經營中產生了混淆,上海吳良材的商標性利益與南京吳良材的字號性利益發生沖突,需要司法通過劃界方式維護商業標識的聲譽及其區分性、顯著性,從而實現沖突雙方的包容性發展和對消費者及社會公眾利益的保障。為此,法院從比例原則的三個子原則出發,作了如下思考:


第一步:適當性原則,需要確定兩個法益中的哪一個需要強保護。不同商業標識的強弱性比較主要看其識別性,商標權并不必然強于企業名稱權,企業名稱權可能因為在先使用或者知名度而壓倒商標權。本案中,南京吳良材獲得的南京名牌產品、南京服務業名牌及其在后獲得的“中華老字號”等榮譽所承載的“吳良材”字號利益,顯然不足以抗衡上海吳良材在先獲得的品牌及商標的“中華老字號”“馳名商標”等榮譽所承載的“吳良材”商標知名度利益,故在出現原、被告經營范圍、經營地域嚴重重合,雙方提供商品、服務來源混淆的情況下,對被告字號性權利加以限制,可以實現保護原告商標性權利顯著性,維護公平競爭的市場秩序之目的。


第二步:必要性原則,需要找出限制被告權利的手段,并在兩個以上可以實現相同目的的手段中,選擇最輕的限制手段。通過梳理發現,就被告使用“吳良材”字號性權利的限制手段有三種共7類情形:1.主體限制:(1)被告及其分支機構、加盟商都不能使用;(2)僅被告可以使用;(3)僅被告及其分支機構可以使用;2.行為限制:(4)不能使用;(5)規范使用;(6)附加區別標識使用;3.區域限制:(7)被告縮小使用范圍。通過邏輯對比發現,惟有選項7即縮小被告使用范圍的區域限制,是最大有利于被告的限制最輕的手段。(參見下表)

 

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第三步:均衡性原則,即確定最輕干預手段的具體限度,使其與所追求的目的之間在效果上均衡、成比例。這是最關鍵的一步,也是比例原則精髓之所在。本案最終確定以“南京市”作為限制被告權利的地域界限,理由如下:1.歷史上,被告與“吳良材”字號的淵源發端于南京市,其經營地域就是該地區;2.現實中,被告無證據證明其企業名稱的知名度和影響力已超出南京市地域;3.主觀上,被告在明知、應知原告商標在全國范圍內高知名度的情況下,仍不當擴展使用最具識別意義的“吳良材”字號的行為,即使客觀上為其取得了超越南京市地域的知名度,但侵犯了原告的商標權、構成了不正當競爭,不應獲得法律認可。(四)由本案引發的思考《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》第四條規定,被訴企業名稱侵犯注冊商標專用權或者構成不正當競爭的,人民法院可以根據原告的訴訟請求和案件具體情況,確定被告承擔停止使用、規范使用等民事責任。


對該條款應作寬泛理解,不能局限于停止使用、規范使用這種行為限制方式,而是可以運用比例原則的方法,根據個案具體情況,結合市場經濟規律,運用開放性思維,尋求各種限制中最有效、最均衡的手段,以發揮緩和絕對、實現均衡之功效!

 

注釋:


* 本文第二作者金瀅,第三作者徐婷姿,均為上海市楊浦區人民法院法官。


1 因本案例分析立足于“吳良材”同源使用者之間權利沖突的處理,故有關清清視界和漢濤公司的部分略。


2 具體可參見Dieter Medicus. Der Grundsatz der Verh ltnism gkeit im Privarecht〔J〕. AcP192(1992),第51頁。轉引自鄭曉劍:《比例原則在現代民法體系中的地位》,載《法律科學》2017年第6期,第102頁。


3 參見王利明: 《法學方法論》,中國人民大學出版社2012年版,第653頁。


4 比例原則在民法上具有本體論意義和方法論意義雙重性質,本體論意義上,其可以將民法領域的各種強制力量“關進制度的籠子”,確保民事主體的自由不被過度限制;在方法論意義上,其可以作為一種分析和評判現行相關規定和做法之妥當性的思考工具,并可指出進一步改進之方向。本案例主要通過方法論層面實現比例原則的平衡指引論證功能。關于本體論、方法論的具體論述可參見鄭曉劍:《比例原則在現代民法體系中的地位》,載《法律科學》2017年第6期。


5 物權亦是對世權,其包含的占有、使用、收益、處分具體權能,這些權能不同排列組合所產生的自物權、他物權、占有(狀態)如何各行其是都有明確的物權規則可遵循。其中作為自物權的所有權是四項權能俱備的最完整的物權,用益物權、擔保物權都是法律在所有權基礎上設立的,產生于同一客體上的不同物權之間界限較為清晰,比如“買賣不破租賃”“擔保物權的優先性”“優先購買權”等,而對應不同客體的同類物權的行使規則也有明確規則,如“添附制度”“相鄰權”等。


6 參見《人民司法應用》2015年第13期,第41-43頁。

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