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從“Columbia案”看美國外觀設計專利侵權判定標準的發展

日期:2020-01-08 來源:知產力公眾號 作者:朱韶斌,許建 瀏覽量:
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美國聯邦巡回上訴法院在最近審理的Columbia Sportswear N. Am., Inc. 訴Seirus Innovative Accessories, Inc.外觀設計專利侵權案中駁回了俄勒岡聯邦地區法院認定侵權的簡易判決,并指出在外觀設計侵權分析中應當考慮被訴產品的裝飾性徽標(“ornamental logo”)及其位置。此外,該判決重申,當是否普通觀察者會認為設計的整體效果相同這一事實問題存在爭議時,案件應當交由陪審團裁決。然而,不可否認,美國外觀設計侵權訴訟中仍然存在諸多不確定因素。在美國有較大市場的中國企業應當充分認識到外觀設計侵權風險的嚴重性,及時做好防范措施。


案件背景


2015年1月,Columbia在俄勒岡聯邦地區法院提起訴訟,主張其競爭對手Seirus侵犯其兩項專利,包括一項美國外觀設計專利D657093號(093號專利)[1]。 該專利保護的是“一種熱反射材料的裝飾性設計”(見下圖),能夠應用在包括睡袋、靴子、褲子、手套和夾克等多種產品上。

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Columbia主張Seirus的“HeatWave”系列產品(見右下圖)侵犯了093號專利,并請求法院做出侵權簡易判決。在侵權分析中,地區法院對設計特征進行逐一比對,最后認定,如果把徽標從Seirus的產品設計中拿掉,“即使是最具辨別力的消費者也難以注意到Seirus的HeatWave產品設計與Columbia的專利設計之間的差異?!盵2]

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被告Seirus指出了被控侵權產品設計與Columbia的專利設計之間的多個區別特征,包括被控侵權設計的波紋被Seirus的徽標持續打斷,以及波紋在方向、間距和尺寸上均有所不同。Seirus主張這些區別特征的認定構成有爭議的事實問題,但是地區法院未予以采納。地區法院進而認定,在先判例LA Gear, Inc. 訴Thom McAn Shoe Co.案以及其他相關判例已經明確,被告不能僅僅通過將徽標附在被控侵權產品上而逃避侵權責任,因此在侵權分析中應不予考慮Seirus標識。[3]


Seirus還指出,被控侵權產品設計由垂直波紋組成而專利設計的波紋呈水平方向。但地區法院認為093號專利并未指定波紋方向,根據觀察者角度的不同,專利設計中的波紋可以指向任意方向。至于波紋的厚度、間距和尺寸,地區法院認為093號專利同樣沒有要求保護這些設計特征,因此該特征與侵權分析無關。即使考慮這些區別特征,由于其過于細小,仍然無法對設計的整體視覺效果造成影響。[4]


地區法院還考慮了Seirus提交的先有技術設計,并在確定了最接近的先有技術設計后認為,與先有技術設計相比, Seirus的產品設計與Columbia的專利設計更近似(如下圖所示)。[5]

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根據這些調查結果,地區法院認定,一個熟悉先有技術設計的普通觀察者可能將Seirus的產品設計與Columbia的專利設計相混淆,即侵權成立。[6]在隨后的陪審團審判中,陪審團根據美國專利法第289條的規定,考慮Seirus從相關商品的銷售總利潤,判決Seirus支付Columbia共計3,018,174美金的損害賠償金。[7]


聯邦巡回上訴法院的判決


聯邦巡回上訴法院基于兩個原因撤消了簡易判決:(1)地區法院在侵權分析中不應當拒絕考慮Seirus公司徽標的影響;(2)地區法院判決了一系列本應由陪審團裁定的事實爭議,有些甚至基于錯誤的標準。[8]


首先,聯邦巡回法院發現,地區法院完全忽視Seirus公司徽標的影響是因為錯誤地解讀了LA Gear判例。在LA Gear判例中,被告承認了抄襲,雙方對被控侵權產品設計是否與專利設計實質相同沒有爭議。雖然法院認為被告不能因為在侵權設計中加入自己的名字或標識而逃避侵權責任,但是LA Gear判例沒有禁止在侵權分析中將裝飾性標志及其位置作為專利設計和被控侵權設計之間的潛在區別特征。聯邦巡回法院強調,判斷是否侵權取決于普通觀察者是否認為設計的整體效果實質相同,忽略包含名字或標識的設計特征有悖于通行的侵權判定標準。[9]


其次,地區法院關于093號專利并沒有要求保護波紋厚度的認定是錯誤的。另外,地區法院還錯誤地指出,波紋厚度的區別無論如何都不會影響設計的整體視覺效果。聯邦巡回法院認為,地區法院采用了“零碎分析”的方法判定侵權,即僅考慮可以獨立影響外觀設計整體視覺效果的設計元素,這與強調整體分析的在先判例相矛盾。此外,聯邦巡回法院認為地區法院在評價先有技術設計方面也存在錯誤,但并未詳細解釋在侵權分析中如何正確地理解先有技術設計。 [10]


更重要的是,聯邦巡回法院認為即使采用正確的評價標準,這份簡易決判決仍然有問題,因為地區法院在Seirus的設計元素是否給普通觀察者留下不同視覺印象這一有爭議的事實問題上做出了認定。這是聯邦民事訴訟程序法56條所禁止的,有爭議的事實問題應當交由陪審團裁定。[11]


美國外觀設計侵權判定標準


本案中,聯邦巡回法院再次確認,“普通觀察者”標準仍然是美國法院判定外觀設計專利侵權的唯一標準。[12] “普通觀察者”標準源于1871年美國聯邦最高法院的Gorham案,聯邦巡回法院在2008年審理的Egyptian案中將其賦予了新的內涵,即一個熟悉先有技術設計的普通觀察者,是否會誤認為被控侵權產品設計與專利設計相同。在侵權分析中,應當注重外觀設計整體效果而非具體設計特征的異同。此外,普通觀察者應當注意專利設計與先有技術設計之間的差別。當專利設計與先有技術設計接近時,被控侵權設計與專利設計之間較小的區別特征也可能會對普通觀察者的判斷產生較大影響。[13] 具體地,法院有時會采用“三方比對”的方法,判斷被控侵權產品整體上與專利設計還是先有技術設計更接近。如果與專利設計更接近即構成侵權,反之不構成侵權。[14]


“普通觀察者”標準與中國司法實踐中遵循的“整體觀察、綜合判斷“原則有一定相似性,二者均強調外觀設計的整體視覺效果,但在具體判斷方式上存在諸多差異。首先,美國專利侵權訴訟中不存在單獨的現有技術設計抗辯制度,因為被告可以直接提出專利無效抗辯。但Egyptian案發展出的“普通觀察者”標準將先有設計融入了不侵權抗辯的分析中,其主要目的是為普通觀察者構建一個現有技術背景(“frame of reference”),使其更好的掌握判斷兩個設計是否實質相同的尺度。[15] 這一點與中國外觀專利侵權分析中的設計空間概念相類似,但設計空間的判斷是以該設計所在相關領域的整體水平為基礎而非某個具體的先有設計。其次,如上所述,在有些情況下,美國法院在侵權分析中會采用“三方比對”的方式,即以被控侵權產品為坐標,判斷其整體上與先有設計更接近還是專利設計更接近。中國法院在審理現有技術抗辯時也會對現有設計、外觀設計專利和被控侵權產品設計三者分別進行對比,并在此基礎上進行綜合判斷。不同的是,比對時必須以現有設計為坐標,既要注意被控侵權產品設計與現有設計的異同以及對整體視覺效果的影響,又要注意外觀設計專利與現有設計的區別及其對整體視覺效果的影響力。此時,法院會特別注意被控侵權產品設計是否利用了外觀設計專利與現有設計的區別點而與外觀設計專利產生了無實質性差異的整體視覺效果。[16] 換言之,中國法院的侵權分析方法似乎是“普通觀察者”標準和Litton 案中確立的 “創新點”(“point of novelty”)標準的結合,即以設計的整體效果為主要考察點,兼顧設計創新點。此外,“普通觀察者”標準強調造成購買者混淆的可能性,但與商標法意義上的“混淆可能性不同”[17],而中國在侵權判定中在正在逐步淡化混淆標準。


本案對中國企業未來的影響


聯邦巡回法院認為,產品的徽標對設計整體效果的影響應當予以考慮。因此,對于中國企業而言,在設計空間較小的情況下,在產品外觀設計中加入具有裝飾性的標識、logo或商標(尤其是在同一設計平面重復出現多個標識)可能有助于降低外觀設計侵權風險。而對于擬在美國申請外觀設計專利的申請人而言,在設計中融入自己的標識可能會更有效地防止侵權?;蛘咧辽俨捎锰摼€描繪標識,這樣可能會有助于說明該標識是一種可選的裝飾元素。同時,申請人還應考慮再單獨提出一份不含標識的申請,以避免保護范圍過窄的問題。


其次,中國企業需要意識到,美國的外觀設計專利侵權判定是事實問題,應交由陪審團裁決。地區法院在做出侵權認定的簡易判決以前,必須認真考慮在普通觀察者認為設計的總體視覺效果是否相同的問題上是否存在爭議。本案中,有爭議的事實主要集中在被控侵權設計和專利設計之間的某些區別特征(例如標識位置、波紋厚度、方向)是否給普通觀察者帶來不同的視覺效果。如果爭議存在,請求簡易判決的動議將被駁回,進而案件進入常規訴訟程序,并將是否侵權的問題留給陪審團裁決。無論在涉及發明專利還是外觀設計專利的訴訟中,美國的陪審團審判通常會更有利于專利權人。據統計,過去二十年間專利權人在陪審團審判中的勝訴率高達74%,而法官審判中這一數字僅為52%[18]。在美國應訴的中國企業應當盡量避免進入陪審團審理階段,尋求妥善的方式盡早解決爭議。


此外,在撤銷地區法院侵權判決的同時,聯邦巡回法院還遺留了美國專利法第289條損害賠償金的問題,即第289條規定的損害賠償金是否應當由法官決定,以及本案中的侵權產品應當是實際銷售的HeatWave產品還是覆蓋在該產品上的面料。[19]美國專利法第289條規定,外觀設計專利權人可以請求法院判決侵權人支付侵權“產品” 的“全部利潤”作為賠償金。[20]美國聯邦最高法院雖然在Apple訴Samsung案[21]中認定“產品”可以指終端產品或僅包括產品的零部件,但并未給出如何界定“產品”的標準。2018年,美國聯邦地區法院加州北區法院重新審理了此案,陪審團最后判決三星支付蘋果5.39億美元的損害賠償金(包括因侵權發明專利賠償的500萬美金)[22]。雖然在如何定義“產品”這一問題上仍有待進一步明確,但可以肯定的是,外觀設計侵權訴訟中仍然存在判決被告支付其整個終端產品的全部利潤作為損害賠償金的可能。在美國有較大市場的中國企業應當充分認識到外觀設計侵權風險的嚴重性,及時做好防范措施。


[1]Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 202 F. Supp. 3d 1186 (D. Or. 2016) (the Summary Judgment Decision).


[2]Id. at 1192.


[3]Id. at 1193-94.


[4] Id. at 1195.


[5]Id. at 1197.


[6] Id.


[7]Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., No. 3:17-cv-01781, ECF No. 377 (C.D. Cal. Sept. 29, 2017).


[8]Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 942 F.3d 1119 at 1130, 1131 (Fed. Cir. 2019) (the Federal Circuit Decision).


[9]Id. at 1131.


[10]Id.


[11] Id.


[12]Id. at 1129.


[13]Id.


[14] Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 at 672 (Fed. Cir. 2008).


[15]See id. at 677.


[16]參見株式會社普利司通與浙江杭廷頓公牛橡膠有限公司、北京邦立信輪胎有限公司侵害專利權糾紛再審民事判決書。


 [17]See Unette Corp. v. Unit Pack Co., 785 F.2d 1026, 1028 (Fed. Cir. 1986); see also Bryan K. Wheelock, TRADE DRESS VERSUS DESIGN PATENTS: UNDERSTANDING THE DIFFERENT TESTS

FOR INFRINGEMENT, Vol. 105 The Trademark Reporter 1389, 1391 (2015).


 [18]PWC 2018 Patent Litigation Study.


 [19]Federal Circuit Decision at 1132.


 [20]See 35 U.S.C. §?289:

Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit,


 [21]See Samsung Electronics Co., LTD. v. Apple, Inc., 137 S. Ct. 429 (2016).


 [22]Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al., No.: 5:12-cv-00630 (N.D.Cal. 2018).

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