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地理標志證明商標民事侵權救濟問題探析(下)

日期:2017-02-15 來源:知產力 作者:蘇志甫 瀏覽量:
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(作者:蘇志甫 北京市高級人民法院知識產權庭)


三、如何確定地理標志證明商標侵權行為與正當使用行為的界限

在涉及地理標志證明商標的侵權案件中,被控侵權人還經常辯稱其對于訴爭標志的使用屬于對地名的正當使用。在五常市大米協會訴李貴同、北京金利興盛糧油商貿有限公司侵害商標權糾紛案中,被告即主張其對于“五常”的使用屬于對地名的正當使用。當事人提出上述抗辯事由的法律依據是2002年《商標法實施條例》第四十九條或現行《商標法》第五十九條的規定,即:注冊商標中含有的地名,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。

在商標授權確權行政程序中,對于含有地名的普通商標和含有地名的證明商標,其獲準注冊的條件存在明顯區別。根據《商標法》第十條第二款的規定,除已經注冊的使用地名的商標外,縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名只有在具有其他含義時或者作為集體商標、證明商標組成部分時,才能在商標中注冊使用。具體而言,在縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名作為普通商標或者普通商標構成要素申請注冊時,該商標獲準注冊的條件是其具有了表明地名之外的其他含義,使得該商標在整體上具有顯著特征。而在地名作為證明商標的組成部分申請注冊時,并無此要求。由于權利產生時的標準不同,在確定兩類商標侵權行為與正當使用行為的界限時同樣應有所區別。對于含有地名的普通商標而言,他人在地名意義上的使用,不會與商標權的行使產生沖突,不屬于商標權控制的范圍,商標權人無權禁止;但對于由地理標志構成的證明商標而言,其功能在于證明商品的產地來源,他人即便是在地理名稱意義上使用,同樣可能與證明商標的使用產生沖突。

在地理標志作為證明商標注冊的情況下,在證明商標核定使用的商品上使用地理標志中的地名,尤其是在商品包裝上以突出方式使用,其被作為地理標志被識別的可能性要遠大于被作為單純地名識別的可能性。此時,他人即便主觀上僅為表明產地而使用該地名,也應合理避讓地理標志證明商標,以避免誤導相關公眾。當然,并不意味著地理標志證明商標的注冊人對于其中的地名取得了一種壟斷權,這一點在地理標志證明商標標示的區域范圍小于地名或行政區劃名稱對應的范圍時尤為明顯。例如,“五常大米”證明商標的產品生產地域范圍僅為五常市境內“C”字開口盆地以內,該區域范圍與黑龍江省五常市的行政區劃范圍存在明顯差異。“舟山帶魚”證明商標的產品生產地域范圍為浙江省舟山漁場特定生產區域,具體分布在北緯29度30分到北緯31度,東經125度以西,該區域亦遠遠小于浙江省舟山市的行政區劃范圍。對于二者存在的差異區域范圍內的同類產品的生產者來講,其存在使用該地名(即行政區劃名稱)表明產品產地的需求,這也是《產品質量法》和《消費者權益保護法》賦予生產者的一項法定義務。


如前文所述,地理標志證明商標控制的只是地理標志含義上的使用行為,如果行為人僅是將地理標志中的地理名稱作為產地標記使用,而非地理標志含義上的使用,就應被認定為正當使用。例如,在商品包裝背面的商品信息中載明的產地標記,此種使用方式只是單純表明商品的產地信息,相關公眾通常不會將其與商品的特定品質相聯系。此外,如果使用人的商品符合地理標志證明商標的使用管理規則,由于未造成相關公眾的誤認,即便其事先未向控制該證明商標的組織辦理使用手續,也不構成侵權行為,而應認定構成正當使用。由此可以概括出對于地理標志證明商標中地名正當使用的兩種情形:一是非地理標志含義上的地名使用行為,即僅是作為產地標記使用;二是地理標志含義上的地名使用行為,但使用人的商品符合地理標志使用條件、只是事先未辦理證明商標使用手續。

認定第一種情形下的正當使用行為,關鍵在于區分訴爭行為屬于地理標志意義上的使用還是產地標記意義上的使用,通常做法是根據行為人在訴爭商品上的使用方式進行認定。在舟山市水產流通與加工行業協會訴北京北方漁夫食品有限公司、北京永輝超市有限公司侵犯商標專用權糾紛案中,法院認為:生產者標識商品產地的方式可以有多種,例如,在部分涉案產品的包裝袋背面,北方漁夫公司用普通的字體標注有“原產地:浙江舟山”字樣,如果僅是為標注產地,這種方式可以達到向消費者說明的作用。在“舟山帶魚”被注冊為證明商標后,如果以突出使用的方式使用“舟山帶魚”或近似標識,即有構成侵權的可能性。[1]在五常市大米協會訴李貴同、北京金利興盛糧油商貿有限公司侵害商標權糾紛案中,涉案大米商品上對于“五常”二字的使用,系在產品包裝袋正面以突出方式進行使用,此種使用方式并非單純標識大米的產地,按照相關消費者的一般注意力,其在選擇購買大米時,足以據此認為該大米來自“五常”這一特定產地,具有“五常大米”的特定品質,故上述使用方式起到了地理標志的標示作用,不屬于對地名的正當使用。

認定第二種情形下的正當使用應具備以下兩個要件:一是商品確實產自地理標志所標示的區域范圍;二是商品上使用的僅是地理標志中的地名。要件一涉及訴爭商品真實產地來源的舉證問題。關于產地來源的舉證責任分配,在實踐中曾存在爭議。在舟山市水產流通與行業協會訴北京申馬人食品銷售有限公司、北京華冠商貿有限公司侵害商標權糾紛案中,二審法院明確應由涉案商品的生產者或使用者對涉案商品是否產自地理標志證明商標標示的區域負舉證責任。[2]上述觀點的依據在于:在證明商標侵權案件中,證明商標注冊人作為主張權利存在的一方,需要就其權利產生的法律要件事實舉證;被訴侵權使用證明商標的一方以自己的商品產自證明商標標識的產地,其使用證明商標具有正當性進行抗辯,屬于主張商標注冊人權利受制的一方,作為主張權利受制的證明商標使用人,應就其抗辯主張成立的法律要件事實舉證,即就其使用證明商標的商品確實來自證明商標所標識的產地承擔舉證責任。[3]在舉證證明的程度上,當地理標志證明商標標示的區域范圍與現行行政區劃的范圍不一致時,被控侵權人應舉證證明訴爭商品來自地理標志證明商標在使用管理規則中劃定的區域,而不僅僅是證明來自所涉地名對應的區域。對于銷售商來講,如果其能夠舉證證明被控侵權商品系從辦理了涉案地理標志證明商標使用手續(即專用證)的市場主體處購進,可視為其盡到了舉證責任。要件二涉及正當使用對象的界定。根據《集體商標、證明商標注冊和管理辦法》第八條規定,作為集體商標、證明商標申請注冊的地理標志,可以是該地理標志標示地區的名稱,也可以是能夠標示某商品來源于該地區的其他可視性標志?,F實中的地理標志證明商標大體上可以區分為上述兩種類型?!渡虡朔▽嵤l例》第四條第二款規定地理標志作為集體商標注冊的,不要求參加以該地理標志作為集體商標注冊的團體、協會或者其他組織的,可以正當使用該地理標志?!都w商標、證明商標注冊和管理辦法》第十八條第二款進一步明確,《商標法實施條例》第四條第二款中的“正當使用該地理標志”是指正當使用該地理標志中的地名。雖然《商標法實施條例》對于地理標志作為證明商標注冊的情形未予明確,但由于地理標志注冊為證明商標或集體商標實質上均是對地理標志的保護,在具體適用中應同等對待。因此,在地理標志證明商標由地名與其他可視性標志組合而成時,正當使用的對象應僅限于該商標中的地名,而非該商標整體。

注 釋:
[1] 參見北京市朝陽區人民法院(2011)朝民初字第07241號民事判決書。
[2] 參見北京市高級人民法院(2012)高民終字第58號民事判決書。
[3] 參見謝甄珂:《證明商標的權利范圍及侵權認定》,載《中華商標》2013年第3期,第37頁。

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